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专利代理人考试报名(从“某大学1500万元专利转让案”谈专利转让合同)

专利代理人考试报名

在朋友圈看到一则《XX大学转让1500万专利权,未移交技术秘密,二审改判合同解除》消息。说实话,标题会给人这样一种感觉、印象:转让专利,如果不移交技术秘密,合同就会被判决解除。但是,其实并非如此,关键还是要看合同如何约定转让方的义务。出于好奇,阅读了本案的一、二审判决书[1],在阅读中产生了一些关于专利转让合同签订、科技成果转化的一些思考。“往者不可谏,来者犹可追”,希望对大家签订专利转让合同有所帮助。

[1] 湖北省高级人民法院民事判决书(2019)鄂民终158号

湖北省武汉市中级人民法院民事判决书(2018)鄂01民初103号

一、煮熟的鸭子飞了

2011年7月12日,某公司(甲方)与某大学(乙方)签订一份《专利权转让合同》,约定乙方向甲方转让名称为“电力变压器动态组合调压绕组有载调压的方法和装置”专利,甲方向乙方支付转让费1500万元。

2011年7月18日,某公司向某大学支付首期专利转让费100万元;2011年9月7日,专利变更至某公司名下。

……(此处省略1万字,双方关于合同履行的拉锯战。)

2017年底,某大学起诉,要求某公司支付剩余专利转让款1400万元;某公司反诉请求确认专利转让合同解除。

2020年6月2日,湖北省高级人民法院作出终审判决:专利转让合同解除。

意味着,某公司要把专利返还给某大学;某大学不仅拿不到剩余转让款1400万元,同时还要把之前收到的首期转让费100万元返还给某公司(某公司自愿放弃了,不要某大学返还这100万元。)

尘埃落定。忙活了九年,结果竹篮打水一场空。本来作为应收账款的1400万元,也化作浮云一片了。估计某大学科研处、财务处又得一通忙活了。当然,这也是一种解脱,官司在身终究是不安宁。

二、何为合同

在商业活动中,合同是商业谈判结果的书面确认,为合同履行提供保障。

一是对双方商业谈判结果的确认。

即双方交易标的、交易价款、履行方式、违约责任等,这些是在合同签订之前,双方就应该达成一致的(至少是部分一致),合同是对双方达成一致部分的书面确认。如果未达成一致,即没有谈妥,就不会有后续签订合同的动作。所以,合同只是对谈判结果的一种书面确认,实质内容是双方谈判的结果,合同只是一种形式。如果在没有达成一致的情况下,就匆匆签订合同,那必然会埋下隐患,后续因履行合同产生的纠纷的几率就会很大。

二是为双方履行合同提供一种保障。

一方面是道德层面的保障,在双方协商达成一致的情况下,为了确保双方按照协商一致结果履行,双方通过合同“白纸黑字”确认这一结果,防止一方对谈判结果的反悔,如果不按照“白纸黑字”的谈判结果去履行义务,那么就是不诚信的表现,将受到对方以及同行的道德谴责。

一方面是法律层面的保障,这主要体现在违约金的约定、其他违约责任的承担、合同的解除等,如果不按照“白纸黑字”的谈判结果去履行义务,不仅会受到道德的谴责,还要承担违约责任等法律上的不利后果。

合同当事人就会在依约履行与违约责任之间进行权衡,从而保障大部分合同能够被依约履行。

三、对本案专利转让合同的评析

1.某大学的交付义务不明确

《专利权转让合同》第三条:

“为保证甲方有效拥有本项专利权,乙方向甲方提交该专利权完整的技术资料,包括但不限于:1.发明专利请求书;2.说明书;3.权利要求书;4.说明书摘要;5.摘要附图;6.专利证书原件。”

(1)合同是对双方谈判结果的确认,根据该条规定,双方谈判达成一致的是,某大学应当向某公司交付的是123456,这六项是双方达成一致的。但是,实际上,该谈判结果实际意义不大,也即这不是专利权转让事项的重要谈判条款,除了6之外,12345,任何人都能在国家知识产权局等公开渠道获取。

(2)合同中约定某大学应当向某公司交付的资料,“包括但不限于123456”,也就是说,除了123456之外,某大学还应当向某公司交付“其他的资料”。但是“其他的资料”是什么,本条款却未约定。也就是说,双方在关于“其他的资料”的谈判没有达成一致的情况下就签订了本合同,这就为本合同履行、合同纠纷埋下了隐患。而“其他的资料”正是专利权转让事项的重要谈判条款。合同中对于“其他的资料”约定不明确,法院在裁判中一般会认为为了实现本合同目的的必要材料就属于“其他的资料”,本合同的目的是“某公司有效拥有涉案专利,从而完成专利技术的成果转化,进而实现产业化生产并获取商业利益”。如果因为某大学没有交付“其他的资料”,导致本合同的目的没有实现,就容易被判定为违约。

(3)专利技术的成果转化具有很大的不确定性,其能否实现不仅取决于某大学交付“其他的资料”的义务的履行,还取决于某公司本身的技术实施能力、市场行情等多种因素。

假设,双方在合同中明确约定了“其他的资料”范围,某大学也本着诚实信用原则履行了交付义务,那么,即使“专利技术的成果转化”这一目的因为其他因素没有实现,某大学一般也无需承担违约责任。

《专利权转让合同》第六条:

“为保证甲方有效拥有本项专利,发明人向甲方转让与实施本项专利权有关的技术秘密(合同另签):

1.技术秘密的内容:本专利各项权利要求的实现技巧;

2.技术秘密的实施要求:由甲方与发明人具体协商;

3.技术秘密的保密范围和期限:与专利技术相关的技术内容,期限:2011年7月12日至技术秘密被公开为止。”

第六条中的“合同另签”“具体协商”等表述,同样导致转让方义务不明确、不具体,不符合“合同是对双方商业谈判结果的确认”这一要求,为合同纠纷埋下隐患。具体不再分析。

2.某公司的付款条款不科学

判决书中披露的付款条款是《专利权转让合同》第九条,其中约定“2.专利权的转让价款由甲方分期支付给乙方,具体支付方式和时间如下:(1)本合同双方签章之日起三个工作日内,以支票方式支付首付专利转让款人民币壹佰万元整;(2)剩余转让款自双方签字盖章之日起五年内分批支付完毕。”

如果合同中没有其他付款条款的话,本条款的约定是不科学的。

按照本合同约定,某公司应当将1400万元自合同签字盖章之日起五年内分批支付给某大学。但问题是:

(1)五年内,分几批支付?

(2)付款的时间节点?

(3)每次付多少?

更重要的问题是,专利的成果转化是具有极大的不确定性,转化实现与否受到多种因素影响,从公平、合理角度,从最大程度促进合同目的实现角度,从维护专利受让人权利角度,专利转让合同中的付款条款作如下设置才比较科学、合理:

“专利转让总价款1500万元,甲方按照以下进度付款:

1.自本合同成立之日起X日内,甲方向乙方支付X万元;

2.自乙方将专利转让至甲方名下(经国家知识产权局登记)之日起X日内,甲方向乙方支付X万元;

3.自乙方将本合同第X条约定的技术资料交付至甲方之日起X日内,甲方向乙方支付X万元;

4.自乙方按照本合同第X条约定为甲方进行技术培训,使甲方掌握、具备实施该专利技术的能力,甲方向乙方支付X万元。

……”

总的原则是,一要分批付款,二是要约定每次付款的条件。

四、余论

2015年《促进科技成果转化法》修正后,高校、科研院所掀起了科技成果转化热潮。但是应当理智、冷静看待、从事科技成果转化这一工作。

创新创意—新技术—新产品—产业化,这一漫长过程具有极大的不确定性,专利转让作为科技成果转化的一种方式,专利转让合同的签订只是科技成果转化工作的开始,重要的是依据合同、本着诚实信用原则去履行合同。

为了维护双方合法权益,降低因成果转化的不确定性导致的合同纠纷发生概率,应事先对转让方的义务、受让方的付款条件进行明确约定。

从转让方角度而言,约定明确、具体、客观的义务,并本着诚实信用原则去履行义务,即使成果转化的目的因为其他因素没有实现,法院也很难将成果转化的目的未实现归因于转让方,从而确保其按照合同约定获得专利转让款。

从受让方角度而言,分阶段支付价款、并约定每次付款的条件,有利于约束转让方按照合同履行义务,最大可能实现成果转化目的,不会出现巨额转让费仅仅换来公开的专利申请文件、却没有真正掌握专利技术的情形。

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1.专利作价投资在科技成果转化中的优势

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